1. 사건의 개요

원고는 2014. 9. 5. 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2014. 12. 18. 상표등록을 받았습니다.

피고는 2015. 12. 18. 설립되어 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서 , , 와 같은 형태의 표장을 사용하였습니다.

원고는 2016. 6. 13. 피고를 상대로 ‘데이터팩토리’, ‘DATA FACTORY’ 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였습니다.

피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2016. 8. 10. 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 원고의 이의신청을 거쳐 2017. 8. 8. 상표등록을 받았습니다.

2. 대법원 상고심에서의 쟁점 및 판단

이 사건의 쟁점은 피고 등록상표의 등록 이후 피고 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부인데, 대법원은 후출원 등록상표에 대한 등록무효심결의 확정 여부와 상관없이 침해가 인정된다고 판결하였으며, 그 구체적인 이유는 아래와 같이 설시하였습니다.

가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

2) 상표법은 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

3) 또한 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호ㆍ장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급ㆍ보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

(출처 : 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 [상표권침해금지등] > 종합법률정보 판례)

3. 대법원 판결의 배경

대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결은 “후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 때 성립한다고 할 것이다. 왜냐하면 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다같이 보호받아야 할 것이기 때문이다.”라고 하였습니다.
이 판결은 등록상표에 대한 권리는 권리의 대상을 소유, 사용 및 처분할 수 있는 독점적인 것이라는 설(독점권설)에 기초함으로써, 선출원등록상표와 후출원등록상표 간에 저촉관계에 있다고 하더라도 후출원등록상표가 무효심판에 의해 무효가 되지 않는 이상 권리로서 인정되어야 한다는 입장입니다.

위 대법원 전원합의체 판결은 이 판결을 파기하였습니다. 이에, 위 대법원 전원합의체 판결은 상표권은 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 배제하는 권리라는 설(배타권설)을 지지하는 것으로 이해할 수 있습니다. 배타권설이 독점권설과 다른 점은 상표권자가 타인의 등록상표 사용을 배제할 수 있는 권리를 가짐으로써 결과적으로 상표권자만이 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있다는 것이고, 상표권자가 근원적으로 등록상표를 독점할 수는 없다는 것입니다.
후출원등록상표가 선출원된 타인의 특허권 및 디자인권과 저촉되는 경우 후출원등록상표의 사용은 해당 특허권 및 디자인권에 대한 침해에 해당하는 것과 마찬가지로, 후출원등록상표가 선출원등록상표에 대한 상표권과 저촉되는 경우에는 상표권자의 후출원등록상표 사용은 선출원등록상표에 대한 상표권을 침해하는 것이 됩니다. 이 경우 후출원등록상표는 선출원등록상표에 기초하여 무효심판에 의하여 무효가 되어야 할 운명입니다만, 선출원등록상표권자는 후출원등록상표를 무효시키는 번거로운 절차를 거치지 않더라도 후출원등록상표권자에게 법률적 제재를 가할 수 있습니다. 이에, 위 대법원 전원합의체 판결은 선권리자에 대한 우선적 보호를 중시하는 입장이라고 하겠습니다.