<갑순이>는 어떤 제품에 대한 아이디어를 구상하였습니다. 그런데 <갑순이>는 전문적인 제품개발 능력이 부족해서 <갑돌이>에게 구체적인 제품의 개발을 의뢰하였고 그에 따라 제품이 완성되었습니다. 이러한 경우에, 발명자는 누구이고 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 귀속될까요?

특허법은 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있습니다. 즉, 발명자는 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 타인에게 이 권리를 전부 또는 일부 양도할 수 있습니다. 또한 발명을 2인 이상이 공동으로 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자들이 공유합니다. 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부는 그 발명에 대한 기여가 그 발명의 탄생에 실질적으로 영향을 미쳤는지에 따라 판단됩니다. 따라서 연구개발 과업을 지시한 자, 단순히 노동력만을 제공한 단순 보조자, 후원자 등은 발명의 착상과 이의 구체화 과정에 어떠한 실질적인 기여도 하지 못하여 단순 협력자로 인정되므로 공동발명자로 인정되지 않습니다. 물론 논란이 있는 경우에 단순 협력자인지 실질적 협력자인지는 구체적 사안에 따라 최종적으로는 법원이 판단하게 될 것입니다.

예를 들어, <갑순이>는 훌라후프의 안쪽 부분 전체(신체와 맞닿는 부분)에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프가 지압, 안마 효과를 가지고 높은 운동량을 보일 것이라는 착상을 하였습니다. 그런데, <갑순이>는 플라스틱 제품의 설계 및 제조에는 전문적인 지식과 설비가 없기 때문에 전문설계 및 제조업자인 <갑돌이>에게 제품생산을 의뢰하여 제품을 완성하였습니다. 이 때 이 제품에 대한 발명자는 누구일까요?

누가 발명자인가에 대한 판단은 발명이 무엇인가에 따라 달라질 수 있습니다.

위의 예에서 발명이 신체와 맞닿게 될 안쪽 부분 전체에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프라고 한다면 이것의 발명자는 <갑순이>가 될 것입니다. 물론 <갑돌이>는 <갑순이>의 발명사상을 구체적인 물건으로 구현시켰으나 <갑돌이>의 행위는 발명의 창작에 있어서 실질적인 협력으로 볼 수 없습니다. 왜냐하면 플라스틱 제품, 특히 훌라후프의 설계 및 생산을 주요 업무로 하는 일반적 사업자라면 누구나 <갑순이>의 발명내용에 따라 그러한 훌라후프 제품을 쉽게, 즉 창작적인 노력을 들이지 않고 만들 수 있기 때문입니다.

그러나 <갑돌이>가 <갑순이>의 의뢰에 따라 구체적인 제품을 설계 및 생산함에 있어서 훌라후프의 돌기를 특별한 형태(예를 들어, 정이십면체 형상의 돌기)로 형성한다면 <갑순이>가 생각하는 목적(지압, 안마 효과, 운동량 증대 효과)을 더 효과적으로 달성할 수 있다는 사실을 알고 제품을 완성시켰다면 어떨까요? 즉 신체와 맞닿게 될 안쪽 부분 전체에 여러 개의 정이십면체 형상의 돌기가 형성된 훌라후프라는 발명의 발명자는 누구일까요? 이 때에는 <갑돌이>는 이 발명의 창작에 실질적인 협력을 한 것이 됩니다. 따라서 이 발명은 <갑순이>와 <갑돌이>의 공동발명이 됩니다.

또한 <갑돌이>는 훌라후프를 하나의 원형으로 만드는 대신에 여러 개로 부품화하고 이를 조립하여 원형의 훌라후프가 형성되게 함으로써 보관의 편리성을 높였다고 한다면 이 발명도 위와 마찬가지로 <갑순이>와 <갑돌이>의 공동발명에 해당한다고 하여야 할 것입니다.

그런데 특허법은 공동소유 발명에 관한 특허권에 대하여 실시권의 설정, 이전 등은 공유자들 전원의 동의가 있어야 가능한 것으로 규정하고 있지만 그 특허발명의 실시는 공유자 각각이 자유롭게 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

위의 발명들을 완성한 후 <갑순이>와 <갑돌이>는 공동 명의로 위의 세 개의 발명을 청구항 1(안쪽에 돌기가 있는 훌라후프), 청구항 2(안쪽에 정이십면체 형상의 돌기가 있는 훌라후프) 그리고 청구항 3(안쪽에 돌기가 있는 훌라후프로서 여러 조각으로 부품화되어 있는 훌라후프)으로 하여 특허출원하고 이어서 특허등록을 받았다고 가정하겠습니다.

여기에서 청구항 1의 발명은 <갑순이>의 소유이고 청구항 2 및 3의 발명들은 <갑순이>와 <갑돌이>의 공동소유입니다. 청구항 2와 3의 발명만을 보면 <갑순이>와 <갑돌이>는 특허권의 공동소유 원칙에 따라 각자 자유롭게 그 특허발명을 실시할 수 있습니다. 그러나 청구항 2와 3의 발명의 실시는 청구항 1의 발명을 실시하는 것이 되어 결국 <갑돌이>의 청구항 2와 3의 실시는 <갑순이>의 청구항 1에 관한 특허권을 침해하는 것이 됩니다.

따라서 <갑돌이>는 <갑순이>의 허락없이는 그 특허발명을 실시할 수 없습니다. 이것은 <갑순이>가 청구항 1의 발명을 독자적으로 특허출원한 후 청구항 2 및 3의 발명에 대해서는 <갑순이>와 <갑돌이>가 공동으로 출원한 경우와 비교한다면 원칙상 자명한 것입니다. 원리상으로는 그러하다고 생각되지만 이와 유사한 판례는 아직 없는 것으로 보입니다.

그러나 <갑돌이>가 청구항 1, 2 및 3의 모든 발명들에 대하여 공동소유라고 주장하고 <갑순이>의 의지에 반해서 독자적으로 위 훌라후프 제품을 생산, 판매할 경우에는 <갑순이>는 자신의 목적을 달성할 수 없게 됩니다. 이럴 경우 청구항 1, 2 및 3의 발명이 하나의 출원으로 특허출원되고 등록되었기 때문에 <갑순이>는 청구항 1의 발명은 자신만의 소유라는 것을 입증하여야만 합니다. 이러한 입증이 쉬운 경우라도 분쟁 발생 후 해결은 소모적일 수밖에 없습니다.

따라서 甲과 乙은 공동개발의 착수 이전에 창출할 지식재산권에 대한 권리 관계를 분명히 하고 또한 개발과정 및 개발 후에 각자의 역할 규정을 명확하게 하는 계약서를 미리 작성하여 둠으로써 분쟁을 미연에 방지하는 것이 좋을 것입니다.