특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차에 의하여 그 특허를 무효로 할 수 있도록 하고 있다. 따라서, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재하더라도 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다.

그런데, 특허침해소송에서 침해자(피고)의 제품이 기술적 측면에서 특허권을 침해하고 있음은 명확하지만 또한 특허발명이 진보성이 없어 무효가 될 것이 명백한 경우, 피고에게 진보성 흠결에 대한 특허무효의 항변이 인정되는지 여부가 논란의 대상이 되어 왔다.

만약 피고에게 그러한 항변이 인정되지 않는다면 피고는 특허침해소송과는 별도로 특허권에 대한 무효심판을 청구하여 특허권을 무효시켜야 하는데, 이것은 소송경제의 측면에서 바람직하지 않다. 특허침해소송을 담당하는 법원이 진보성 흠결에 대한 특허무효 여부를 판단할 수 없다면 무효심판에 의한 결과가 나오기까지 특허침해소송의 절차가 중단되는 것이 결과의 적정성 측면에서 요구되지만 소송의 지연은 피할 수 없게 된다. 반면에, 특허침해소송을 담당하는 법원이 무효심판의 결과를 기다리지 않고 절차를 진행한다면 소송의 지연은 피할 수 있으나 판결의 적정성을 보장받을 수는 없게 된다.
또한 특허침해소송의 피고(침해자)는 특허침해에 대한 책임으로부터 벗어나려면 반드시 무효심판을 청구하여야 한다. 이것은 특허침해소송에서 특허무효의 항변을 인정하는 경우와 비교할 때 피고에게 과도한 부담을 요구하는 것일 수 있다.

이러한 논란에 대하여 종지부를 찍는 판결이 대법원에 의하여 내려졌다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결(전원합의체 판결)이 그것이다.

대법원 2010다95390 판결은 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 것인데 특허청 심사관의 착오로 특허등록되었다는 이유만으로 별다른 제한없이 그 기술을 특허권자가 독점한다면 공공의 이익을 부당하게 훼손하고, 특허법의 입법목적에도 반하는 것이라고 판시하였다. 즉, 그러한 특허권의 행사는 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다고 설시하였다.
이 판결은 계속하여, “이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리, 판단할 수 있다고 할 것이다”라고 판시하였다.

한편, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 판결(전원합의체 판결)은 상표권에 대해서도 동일한 취지로 판시하였다. 즉, 상표권 침해소송에서 상표권의 무효 항변이 있는 경우에는 법원은 그 당부를 살피기 위하여 상표권의 무효여부를 판단할 수 있고, 상표권이 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다고 판시하였다.

반면에, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결(전원합의체 판결)은 실용신안 권리범위확인심판에서는 실용신안 고안의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다고 판시하였다. 즉, 특허 및 실용신안에 관한 권리범위확인심판에서는 특허 및 실용신안이 진보성이 없다는 이유로 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다는 항변은 인정되지 않는다는 것이다. 이 판결이 진보성 흠결에 관한 특허 무효의 항변에 대하여 특허 권리범위확인심판을 특허침해소송과 다르게 보는 이유는 특허 권리범위확인심판의 법적 성질에 있다.

이 판결은 “특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다.”라고 판시하였다.
이 판결에 따르면, 특허 무효 여부는 무효심판에서 심리 및 판단되어야 하고, 특허 권리범위확인심판은 특허권이 유효함을 전제로 하여 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위(특허권의 권리범위)에 속하는지 여부만을 심리 및 판단하여야 한다는 것이다.

그런데, 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결(전원합의체 판결)은 특허 권리범위확인심판 사건에 있어서, “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없다”고 판시하였다.

또한 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 판결(전원합의체 판결)은 실용신안 권리범위확인심판 사건에 있어서, “실용신안권은 신규성있는 기술적 고안에 부여되는 것이며 그의 구체적인 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술적 수준이 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야 한다는 법리를 오해한 것으로서 공지공용의 사유까지 포함한 출원이 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다하여도 전연 신규성있는 기술적 효과가 인정될 수 없는 공지공용의 부분까지 명세서나 도면에 기재되어 있다는 그 사실 하나만으로 권리범위라고하여 독점적인 실시권이 부여되어 기왕부터 널리 사용하고 있는 공지의 부분에 대하여까지 배타적 권리를 인정케 하는 결과는 오히려 기술의 진보향상을 도모하여 국가 산업의 발전에 기여코저 하는 실용신안법의 정신에 정면 배치된다 할 것이며 실용신안권이 신규성있는 기술고안에 대하여만 부여되고 신규성있는 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다는 것을 간과한 이 법령오해는 원판결 결과에 영향을 미칠 가능성이 있으믈 이점에 관한 상고논지는 이유있고 원심결은 파기를 면치 못할 것이다.”라고 판시하였다.

위 대법원 2012후4162 판결은 상기한 종래의 대법원 판결들을 감안하여 다음과 같이 보충 설명하였다.
즉, 이 판결은 “다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적, 배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 등 참조), 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다”라고 판시하였다.
그러나, 이러한 판시내용은 권리범위확인심판에서 신규성 흠결에 대한 무효 항변은 인정되지만 진보성 흠결에 대한 무효 항변은 인정되지 않는다는 것인데, 왜 무효사유 중에서 신규성 흠결과 진보성 흠결을 차별적으로 취급하는지에 대한 합리적 근거가 없다는 비판을 받고 있는 실정이다.

1974년 개정 특허법이 특허요건으로서 진보성 규정을 도입하였고, 그 이후로 진보성 규정은 특허요건으로 유지되어 왔지만, 대법원 63후45 판결 및 81후56 판결의 대상이 되는 실용신안권 및 특허권에 대하여 적용되는 특허요건은 신규성 규정만을 포함하고, 진보성 규정은 포함하지 않았다. 따라서, 당시에는 신규성 요건을 지금의 진보성 요건 정도까지는 아니더라도 넓게 해석하여 적용하였다. 즉, 당시의 신규성 요건은 현재의 신규성 요건과 진보성 요건을 포함하는 것으로 이해할 수 있다. 이러한 사정을 감안하면, 권리범위확인심판에서 특허 무효 항변으로서 신규성 흠결과 진보성 흠결을 차별화하는 것은 타당하지 않은 것으로 보인다.

대법원 2010다95390 판결이 진보성 흠결이 있어 무효로 될 것이 명백한 경우라도 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 이상 대세적으로 무효가 되지 않는다고 하면서, 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 뿐이고, 무효사유가 존재하는 경우에 무조건 특허권의 권리범위를 인정할 수 없다고 판단하지는 않았다.
여기에서, 특별한 사정이 무엇인지에 대해서는 구체적으로 설시하지 않았지만, 예를 들어, 특허청구범위의 일부에 무효사유가 있는 반면에 그 부분을 제외한 나머지 부분에는 무효사유가 없고, 특허침해제품이 무효사유가 없는 특허청구범위에 해당하는 경우가 특별한 사정이 될 수 있을 것이다. 이러한 경우에 정정심판에 의하여 무효사유가 있는 부분을 완전히 제거한다면 특허청구범위는 흠결이 없게 되어 무효를 면할 수 있게 될 것이고, 특허침해제품은 특허침해를 구성하게 될 것이다.
이와 같이, 정정심판에 의하여 흠결있는 부분을 삭제하고 나머지 부분만으로 특허등록이 여전히 유효하게 유지될 수 있으며, 특허침해제품은 유효한 특허청구범위에 속하는 경우라면 굳이 정정심판에 의하여 특허청구범위를 분명하게 정리하지 않더라도 특허침해를 인정할 수 있을 것이다. 다만, 정정심판에 의하여 유효한 부분이 남게 될 것인지 여부 및 특허침해제품이 유효한 특허권리범위 부분에 속하게 될 것인지 여부가 정정심판이 확정된 후에야 비로소 명확해진다면 특별한 사정이 있다고 하기는 어려울 것이다.

다시 대법원 2012후4162 판결에 대하여 살펴보면, 대법원 2012후4162 판결은 63후45 판결 및 81후56 판결과의 일관성을 유지하기 위하여 진보성 흠결에 대한 무효 항변을 신규성 흠결에 대한 무효 항변과 차별화하였지만, 63후45 판결 및 81후56 판결의 기본적 취지는 특허권의 일부 및 전부에 무효사유가 있는 경우에, (그리고 특허권에 무효사유가 없는 경우라도,) 공지공용의 기술에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것에 있다고 이해하는 것이 더욱 올바를 것이다. 즉, 공지공용의 기술에는 특허권의 권리범위가 미치지 않는다는 것은 그 특허권에 무효사유가 있느냐 여부에 관계없이, 다시 말하면, 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 출원당시의 기술적 수준에 의하여 고려되어야 한다는 것을 의미한다.
특허권에 무효사유가 없는 경우라면, 당연히 그 특허권의 효력은 형식적으로도 공지공용의 기술에 미치지 않는다는 것은 쉽게 이해될 수 있다. 한편, 특허권의 일부 또는 전부에 무효사유가 있는 경우라면, 그 특허권의 효력은 형식적으로는 공지공용의 기술에 미친다고 해석될 수 있으나, 대법원 판결들이 설시한 바와 같이, 공지공용의 기술은 실질적으로 그 특허권자의 것이 아니므로 특허권의 권리범위가 속한다고 하는 것은 특허 권리범위확인심판의 법적 성질에 비추어 보더라도 타당하지는 않다고 할 수 있다.

구체적인 예를 들어보자.
등록특허의 특허청구범위가 청구항 1만으로 되어 있고, 그러한 청구항 1은 구성요소 A, 구성요소 B 및 구성요소 C를 포함하는 제품 P으로 정의되어 있다고 가정하자. 또한 특허 명세서에는 구성요소 C에 속하는 구체적인 구성요소의 예시로서 구성요소 C1, C2 및 C3가 제시되어 있다고 가정하자. 여기에서, 구성요소 C는 구성요소 C1, C2 및 C3의 상위개념에 해당한다고 할 수 있다.

시나리오 1은 A+B+C1을 포함하는 제품 P가 특허권자가 아닌 타인(침해자)에 의하여 생산 및 판매되었고, 특허권자는 침해자에 대하여 특허침해금지청구소송을 제기하였다는 것이다. 그런데, 소송 중에 침해자가 A+B+C1을 포함하는 제품 P은 종래기술에 해당한다는 항변을 하였고, 이러한 항변이 사실임이 인정되었다. 여기에서, A+B+C1을 포함하는 제품 P가 종래기술에 해당한다는 것은 종래기술과 동일한 것(신규성 흠결에 대응)뿐만 아니라 통상의 기술자가 종래기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것(진보성 흠결에 대응)도 포함한다.
대법원 2010다95390 판결에 따르면, 이러한 침해금지청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 것이다.
반면에 특허침해금지청구소송에서 이러한 무효 항변이 인정되었다고 해서 그 특허권이 대세적으로 무효가 되는 것이 아님은 물론이다. 무효심판이 제기되더라도 청구항 1을 구성요소 A, 구성요소 B 및 구성요소 C2 또는 C3를 포함하는 제품 P로 정정한다면 구성요소 C1과 구성요소 C2 또는 C3의 관계 등 구체적인 내용에 따라 달라지겠지만 특허등록이 유지될 가능성은 있다.

시나리오 2는 시나리오 1과 동일한 상황에서 특허권자 또는 침해자가 특허 권리범위확인심판을 청구하였다는 것이다.
대법원 63후45 판결 또는 81후56 판결에 따르면, A+B+C1을 포함하는 침해제품은 공지공용의 기술에 해당하므로 특허권의 권리범위가 미치지 않는 영역에 있다는 것이다. 즉, 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 것이다.
여기에서, A+B+C1을 포함하는 침해제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 것에 대한 근거는 A+B+C1을 포함하는 제품이 종래기술의 영역에 속한다는 내용에 근거한 것일 뿐이고, 특허청구범위 청구항 1 발명이 무효라는 것에 근거하지는 않는다. 대법원 63후45 판결 또는 81후56 판결은 특허발명의 일부 또는 전부가 공지공용인 경우 그러한 공지공용인 부분에 대하여 권리범위를 인정할 근거가 상실된다고 판시하고 있는 것이다.

시나리오 3은 A+B+C2을 포함하는 제품 P가 특허권자가 아닌 타인(침해자)에 의하여 생산 및 판매되었고, 특허권자는 침해자에 대하여 특허침해금지청구소송을 제기하였다는 것이다. 그런데, 소송 중에 침해자가 A+B+C1을 포함하는 제품 P는 종래기술에 해당한다는 항변을 하였고, 이러한 항변이 사실임이 인정되었다. 반면에 구성요소 C2는 구성요소 C1과는 분명히 다를 뿐만 아니라 구성요소 C1을 구성요소 C2로 변경하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항은 아니었다고 인정되었다. 즉, A+B+C2을 포함하는 제품 P에는 무효사유가 없었다.
대법원 2010다95390 판결에 따르면, 특허 청구항 1 발명(A+B+C를 포함하는 제품 P)이 무효가 되어야 할 운명이기 때문에 그러한 특허권의 행사는 권리남용에 해당한다고 할 여지가 있다. 그러나, A+B+C2을 포함하는 제품 P에는 무효사유가 없다는 특허권자의 항변이 인정될 여지가 있고, 그렇다면 그러한 경우는 권리남용을 적용할 수 없는 특별한 사정에 해당한다고 할 수 있다. 어떠한 경우가 특별한 사정에 해당하는지에 대하여 대법원은 구체적으로 밝히고 있지 않으므로, 앞으로 그에 관한 판결이 관심의 대상이 될 것이다.

시나리오 4는 시나리오 3과 동일한 상황에서 특허권자 또는 침해자가 특허 권리범위확인심판을 청구하였다는 것이다.
이 경우에는 A+B+C2을 포함하는 침해제품은 종래기술의 영역에 해당하지 않으므로, 특허권의 권리범위에서 배제될 수 없고, 따라서 통상적인 판단에 의하여 침해제품은 특허권의 권리범위에 속한다고 판단될 것이다.

이상을 정리하면, 형식적으로는 특허침해소송에서는 특허권의 무효 항변이 인정되는 반면에 특허권리범위확인심판에서는 특허권의 무효 항변은 인정되지 않는다는 것이다. 그러나, 실질적인 내용의 측면에서 보면, 침해제품 또는 확인대상발명이 종래기술의 영역에 해당하는지 아니면 특허권의 독자적 권리범위에 해당하는지 여부가 중요한 요소가 됨을 알 수 있다. 다만, 특허권의 권리범위가 종래기술의 영역을 포함하지만 특허권의 권리범위를 종래기술의 영역과 독자적 영역으로 구분할 수 없게 정의된 경우라면 그래서 정정심판에 의하여 특허권의 권리범위 중에서 종래기술의 영역에 해당하는 부분을 삭제하고 독자적 영역만을 남겨두게 정정할 수 없다면 특허권의 독자적 권리범위를 인정받을 수 없게 될 것이다.