1. 특허란
특허권은 특허가 허여된 발명에 대하여 그 권리를 가진 자(특허권자)에게 독점적으로 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 권리를 말합니다. 따라서, 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 자만이 특허받은 발명을 실시할 수 있으며, 타인이 특허권자의 허락없이 특허발명을 실시하면 그 특허권을 침해하는 것이 되어 법적 제제를 받게 됩니다.
특허권자는 특허발명을 자신이 직접 실시하여 독점적인 이윤을 얻을 수 있으며, 타인에게 실시를 허락함으로써 실시료(로열티)를 받을 수도 있습니다. 또한, 경우에 따라서는 그 특허권을 유상으로 양도할 수도 있습니다. 즉, 특허권은 영업행위에 있어서 강력한 경쟁수단이 되며, 자유롭게 실시허락 및 양도를 할 수 있으므로 재화적 가치를 가지고 있습니다.
이러한 강력한 경쟁수단으로서의 특허권을 획득하기 위해서는 먼저, 발명을 완성하여야 합니다. 다음으로 이 발명을 특허출원하여야 합니다. 그러면 특허청에서는 출원된 발명이 특허를 받을 수 있는 자격이 있는지를 (즉, 특허요건을 갖추고 있는지를) 심사하고 특허성이 인정되면 특허결정을 함으로써 특허를 허여합니다
2. 발명이란
특허출원의 대상은 발명입니다. 특허법에서는 발명을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하고 있습니다. 이와 관련하여 실용신안등록출원의 대상은 고안입니다. 실용신안법에서는 고안을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이라고 정의하고 있습니다. 발명의 정의와 고안의 정의가 매우 유사함을 발견하셨나요?
3. 특허출원시 고려사항
(1) 권리의 종류 선택
기술에 관한 새로운 창작을 한 경우에 그 창작을 산업재산권으로 보호할 것인지, 비밀상태를 유지하여 노우하우로 보호할 것인지, 아니면 그냥 공개를 할 것인지를 결정해야 합니다.
기술에 대하여 산업재산권으로 보호받기 위해서는 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여야 합니다. 이 때, 그 기술의 내용에 따라 디자인등록출원의 필요성을 검토하는 것이 바람직합니다.
(2) 선행기술문헌의 조사 및 시장동향의 파악
선행기술문헌의 조사 및 시장동향의 파악은 연구개발 이전에 수행하여 연구개발의 목적 및 구체적인 방향을 설정하는데 활용하여야 합니다. 또한, 연구개발의 성과물이 특허를 받을 수 있는지, 선행특허와 저촉되지는 않는지를 판단하여야 합니다.
(3) 발명의 완성을 인정받기 위해서는 무엇이 필요한가
일반적으로 발명의 완성을 인정받기 위해서 구체적인 시제품의 제작이나 방법의 시현이 필요한 것은 아닙니다. 발명은 기술적 사상으로서 물건 그 자체(실재하는 시제품과 같은 것)를 확정하는 것이 아니라 물건을 구성하고 있는 구성요소들 및 그들의 구성 관계를 규정함으로써 물건의 범주를 개념적으로 정의하는 것입니다. 이것은 방법에 관한 발명에 대해서도 적용됩니다.
그러나, 발명이 기술적 사상으로서의 추상성을 지니지만 그 발명을 실시할 수 있어야 하고, 그 발명을 실시하면 그 발명이 목적하는 유용성을 제공해야 한다는 점에서 구체성을 가지고 있습니다.
따라서, 통상적으로 발명의 완성을 인정받기 위해서는 먼저, 발명을 실시할 수 있어야 한다(실시가능성)는 것이 필요합니다. 발명을 실시하기 위해서는 구체적인 수단의 제시가 필요합니다. 즉, 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 구성하는 구성요소들, 구성요소들간의 결합관계 등의 제시와 그 물건의 제조방법의 제시가 필요하며, 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 구체적인 단계를 실행하기 위한 수단, 조건 및 수행방식 등의 제시가 필요합니다. 이 요건을 만족시키기 위하여, 통상적으로 특허출원 명세서에는 그 발명의 구체적인 실시형태를 실시예, 실험예 등의 항목으로 기술합니다.
다음으로 그 발명이 목적으로 하는 유용성에 대한 주장과 그것의 입증이 필요합니다. 예를 들어, 물질에 관한 발명인 경우 그 물질의 최소한 하나의 용도를 기재하여야 하며, 그 물질이 그러한 용도를 가진다는 것을 실험 데이터 또는 그 밖의 자료를 통하여 입증하여야 합니다. 이 때, 입증의 정도는 발명의 성질에 따라 달라지지만, 일반적으로 엄격한 정도를 요구하는 것은 아니며 다만 그러할 것이라는 개연정 정도를 입증하면 충분합니다.
(4) 학회 또는 간행물에 언제 발표할 것인가
연구자들은 자신의 연구 성과물을 학회나 학술지에 빨리 발표하여 학문적 우선성(priority)를 인정받으려고 하는 경향이 강한 것으로 보입니다. 그러나, 발명을 특허권으로 보호하는 관점에서는, 특허 출원일 전에 발명을 공개하는 것은 바람직하지 않습니다.
원칙적으로 특허법에서는 공개된 발명은 신규성이 없음을 이유로 특허로서 보호하지 않습니다. 다만, 무조건적으로 상기의 원칙을 적용하게 되면, 연구자들이 연구성과물의 발표를 꺼리게 되고 이것은 산업발전을 도모한다는 특허법의 목적과 배치되게 되므로 일정한 요건을 갖춘 경우, 신규성을 예외적으로 인정하고 있습니다(소위, 신규성 의제 규정). 즉, 학회 등에서 발표한 날 또는 간행물의 공표일로부터 12개월 이내에 특허출원하는 경우에는 비록 그 발표로 인하여 실제로는 신규성이 상실되었으나 그 발표로 인하여 신규성이 상실되지 않은 것으로 취급하고 있습니다. 따라서, 학회 또는 간행물 등에 발표한 경우에는 그 발표일로부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 합니다. 한편, 외국에 출원하는 경우에는 그 발표일로부터 6개월 이내에 출원하여야 신규성을 인정받을 수 있습니다. 다만, 대부분의 국가에서 6개월 간의 유예기간을 보장하지만, 미국의 경우에는 1년의 유예기간을 인정하고 있고, 어떤 나라는 신규성 예외에 대한 유예기간을 인정하지 않습니다. 우리나라는 미국과의 FTA 체결에 의하여 12개월의 유예기간을 인정하게 되었습니다.
그러므로, 특허출원전에 학회 또는 간행물에 발표하고자 하는 경우, 먼저 특허출원에 대한 계획을 수립한 후 발표하는 것이 바람직할 것입니다. 가급적이면, 학회 또는 간행물에 발표하기 전에 최소한 국내에 특허출원하는 것이 좋습니다. 그러면, 그 특허출원에 의하여 우선권 기간(1년)을 확보할 수 있으므로 외국출원시 발생할 수 있는 문제점(준비기간의 부족 등)을 예방할 수 있습니다.
한편, 특허출원전에 학회 또는 간행물에 급하게 발표하여야 한다면 특허청구범위 기재 유예제도를 활용할 수 있습니다. 즉, 준비된 발명내용의 원고를 학회 또는 간행물 발행자에게 송부함과 동시에 그것을 그대로 출원하는 것입니다. 출원 후에는 정해진 기간 내에 특허청구범위를 추가로 작성하는 명세서 보정서를 제출할 수 있습니다. 그럼으로써 특허출원전에 특허출원명세서 작성을 위하여 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다. 그러나 학술논문은 기술적 내용만을 고려하여 작성된 것이고 발명의 권리범위까지 고려하여 작성하지는 않으므로 그 학술논문의 기재에 바탕할 경우에는 나중에 작성하게 될 특허청구범위가 지나치게 좁게 될 가능성이 있으므로 위의 경우를 적극적으로 추천할 수는 없겠습니다.
한편, 특허출원 전에 발명의 내용을 구성하는 제품을 출시하는 경우에도 학회에서 발표하는 것과 같이, 제품의 출시일로부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 신규성 상실에 대한 예외 규정을 적용받을 수 있습니다.
4. 특허출원
(1) 출원인이 직접 출원하는 경우
특허출원하는 방식은 전자출원, 서면 출원 및 FD부본 출원의 3가지가 있습니다. 비용 및 편리성 측면에서 전자출원이 가장 좋은 방식입니다. 다만, 전자출원하기 위해서는 인터넷의 접속이 가능한 컴퓨터와 추가적으로 전자출원을 위한 소프트웨어의 설치가 필요합니다. 필요한 소프트웨어는 특허청에서 얻을 수 있습니다. 자신의 발명을 전자출원을 통하여 직접 출원하고자 한다면 다음의 절차를 참고하십시오.
1. 출원인 코드 부여 신청서의 제출
특허청에서 전자출원을 채택하면서 모든 출원인은 출원인 코드를 부여받아야만 합니다. 따라서, 특허출원을 하기 위해서는 먼저 출원인 코드 부여 신청서를 제출하여 출원인 코드를 부여받아야만 합니다.
2. 명세서의 작성
명세서 작성 프로그램은 특허청으로부터 받은 소프트웨어에 포함되어 있습니다(전자문서작성 소프트웨어). 특허청으로부터 받은 사용설명서에는 프로그램들의 사용방법이 기재되어 있으므로 참고하시면 됩니다. 특허출원한 경험이 없다면 이미 특허된 특허문헌 또는 공개된 공개문헌을 참고하십시오. 특허문헌들은 한국특허정보원의 특허문헌 검색 사이트, 미국특허청, 일본 특허청 등에서 무료로 검색하여 전문을 얻을 수 있습니다.
3. 출원서류의 작성
명세서를 작성하신 후에는 출원서류를 작성하십시오. 그리고 출원서류의 파일과 명세서 파일을 결합하여 특허청 제출용 파일을 만듭니다. 자세한 사항은 특허청으로부터 받은 사용설명서를 참고하십시오.
4. 전자출원
특허청의 특허로 사이트에서 전자특허청 제출용 파일을 제출하십시오. 자세한 사항은 사용설명서를 참고하십시오.
5. 특허출원료 납부
전자출원이 완료되면 출원번호 및 납부번호가 기재된 접수증을 받게 되는데, 납부번호를 사용하여 특허출원료를 납부하면 특허출원 절차는 완료됩니다. 다만, 전자출원으로 제출할 수 없는 첨부서류가 있다면 전자문서첨부서류 제출서를 특허청에 직접 제출하여야 합니다.
(2) 대리인을 통하여 출원하는 경우
특허출원을 하는 목적은 특허권을 획득하여 사업의 경쟁수단을 확보하거나 타인에게 실시권을 허락하여 실시료를 얻거나 또는 특허권을 타인에게 양도하여 금전적 이익을 얻는 것입니다. 특허권의 가치는 근본적으로는 특허발명이 얼마나 가치있는가에 있으며, 또한 명세서의 기재가 그 발명의 특성에 따라 얼마나 충실히 작성되어 있는가 그리고 권리범위를 적정하게 규정하고 있는가에 달려 있습니다. 자신의 귀중한 발명을 온전히 권리로서 보호받고자 한다면 그 발명의 기술내용을 충분히 이해하면서 특허법의 법리를 이해하는 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.
5. 출원절차도
6. 특허출원에 관한 제도 및 절차
(1) 출원공개제도 및 조기공개
특허출원된 발명은 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면, 특허청에 계류중인 모든 출원에 대해서는 특허공개공보에 그 발명에 대한 요약서, 명세서 및 도면을 공개합니다. 이것을 출원공개제도라고 합니다.
또한, 출원인의 의사에 따라 출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 공개될 수 있습니다. 이 때, 출원인은 조기공개신청서를 제출하여야 하며, 그 제출일로부터 통상적으로 3개월 정도 경과하면 공개됩니다.
(2) 정보제공제도
특허출원에 관한 발명이 공개되면, 누구나 그 출원된 발명이 특허될 수 없다는 주장과 이유를 기재한 정보제공서를 특허청에 제출할 수 있습니다. 이것은 자신의 사업과 관련된 특허출원이 심사관의 착오로 부당하게 특허되는 것을 막음으로써 잘못 등록된 특허권으로 인하여 발생하는 무용의 비용을 줄이기 위한 것입니다.
(3) 심사주의 및 심사청구제도
우리나라 특허제도는 출원된 발명에 대하여 신규성, 진보성 등의 실질적인 특허요건을 특허청 심사관이 심사하여 특허요건을 갖춘 발명에 대해서만 특허를 허여하는 소위 심사주의를 채택하고 있습니다. 한편, 이와 대별되는 것으로서, 특허출원에 대하여 필요한 서류의 구비 등이 올바른지에 대한 방식심사만을 하고 실질적인 특허요건에 대해서는 심사를 하지 않는 무심사주의가 있습니다.
또한, 우리나라 특허제도는 모든 출원에 대하여 실질적인 심사(보통 실체 심사라고 함)를 행하는 것이 아니라 심사청구된 출원에 대해서만 실체 심사를 행하는 소위 심사청구제도를 채택하고 있습니다. 따라서 심사는 특허출원순이 아니라 심사청구순에 따라 진행됩니다.
심사청구는 출원과 동시에 하여도 되며, 그 후에 하여도 됩니다. 다만, 심사청구없이 출원일로부터 5년이 경과하면 그 출원은 취하된 것으로 간주하므로 주의를 요합니다.
(4) 우선심사제도
특허출원은 심사청구순에 따라 심사가 진행되지만, 특별한 발명의 경우 특허출원인 또는 제3자가 우선심사신청을 하면 다른 출원보다 빨리 심사를 진행하는 것이 우선심사제도입니다.
우선심사를 받기 위해서는 출원된 발명이 법에서 정하는 요건을 만족해야 하고, 그것을 증명하는 서류를 제출하여야 하며, 우선심사신청서를 제출하여야 합니다. 우선심사신청서는 그 출원이 심사청구된 후에 제출할 수 있으며, 우선심사신청료를 추가로 지불하여야 합니다.
(5) 보상금청구권
특허출원이 출원공개되면 비밀상태가 해제되어 타인이 그 발명의 내용을 알 수 있게 됩니다. 그에 따라 타인이 그 출원된 발명을 무단으로 실시할 가능성이 있게 되고, 그 무단 실시로 인하여 특허출원인은 손실을 입게 됩니다. 이러한 출원인의 손실을 보상받을 수 있는 제도가 보상금청구권입니다.
보상금청구권에 기초하여 특허출원인이 보상금을 청구하기 위해서는
첫째로, 특허출원이 공개되어야 합니다.
둘째로, 출원공개후 특허출원인이 자신의 출원된 발명을 실시하는 자에게 서면으로 경고하거나 그 타인이 그 출원이 공개되었다는 것을 알고 있어야 합니다.
셋째로, 그 특허출원에 대하여 특허권 설정등록이 있어야 합니다. 또한 보상금청구권의 행사는 특허권 설정등록 이후에 가능합니다. 따라서, 그 특허출원에 대하여 특허가 허여되지 않고 최종적으로 거절된다면 보상금청구권은 발생하지 않은 것이 됩니다.
한편, 보상금청구권에 기초한 보상금은 그 타인이 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액(실시료)입니다. 특허권의 설정 등록후에는 특허권을 침해하는 것에 해당되므로, 특허권 침해금지청구권에 기초하여 특허권 침해 금지를 청구할 수 있을 뿐만 아니라 특허권 침해에 따른 손해배상청구권에 기초하여 손해배상을 청구할 수 있습니다.
(6) 실체심사 및 보정
특허출원에 대하여 심사청구가 되면 특허청 심사관은 그 출원된 발명이 실질적으로 특허요건을 갖추고 있는지를 심사하게 됩니다. 이 때, 특허요건을 갖추고 있다고 판단되면 특허를 허여한다는 의사표시로서 특허결정을 하게 됩니다.
반면에, 특허요건을 갖추고 있지 않다고 판단되면 특허를 허여할 수 없다는 의사표시로서 거절결정을 하게 됩니다. 이 때, 거절결정 전에 반드시 출원인에게 의견제출통지서를 통지하여 출원인이 의견을 제출할 수 있도록 하여야 합니다.
출원인은 심사관으로부터 의견제출통지서를 통지받으면 정해진 기간 내에 의견서를 제출할 수 있고, 필요한 경우에는 보정서를 제출할 수 있습니다. 의견서에는 심사관이 제시한 거절이유가 부당하다거나 보정서에 의하여 거절이유가 해소되었다는 내용을 주장하는 것이 보통이며, 보정서는 심사관이 제시한 거절이유를 극복하기 위하여 명세서를 수정하는 것입니다.
출원인에 의하여 제출된 의견서 및 보정서에 의하여 심사관이 재심사한 결과, 거절이유가 해소되었다고 판단되면 특허결정하게 되고, 의견서 및 보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않았다고 판단되면 최종적으로 거절결정을 하게 됩니다.
(7) 거절결정불복심판의 청구
출원인이 심사관의 최종적인 거절결정을 받게 되면 거절결정서를 받은 날로부터 30일 이내에 특허청 심판원에 심사관의 거절결정이 부당하므로 다시 판단하여 특허를 허여하여 달라는 취지로 심판을 청구할 수 있습니다. 이 심판을 거절결정불복심판이라고 부릅니다.
한편, 출원인은 거절결정불복심판을 청구하는 대신에 명세서 및 도면에 대한 보정을 첨부하여 재심사청구를 할 수도 있습니다. 재심사청구가 있으면, 심사관은 거절결정을 취소하고 다시 심사하여 보정에 의하여 거절결정의 이유가 해소되었는지 여부를 판단하게 됩니다.
(8) 심결취소 소송 및 대법원에의 상고
거절결정불복심판에서 거절결정을 취소해달라는 심판청구인의 청구취지를 받아들일 수 없다는 내용의 심결이 내려지면 심판청구인(출원인)은 그 심결일로부터 30일 이내에 그 심결을 취소하여 달라는 취지의 소송을 특허법원에 제기할 수 있습니다. 이 소송에서 원고는 심판청구인이 되며, 피고는 특허청장이 됩니다.
특허법원에서도 출원인(심판청구인, 원고)의 청구취지를 받아들일 수 없다는 내용의 판결을 하면, 출원인은 판결을 받은 날로부터 14일 이내에 대법원에 다시 한번 판단을 요청하는 상고를 제고할 수 있습니다.
대법원에서도 동일한 판단을 하면, 거절결정은 확정됩니다.
(9) 등록료의 납부
출원인은 특허결정서 등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 특허권 설정등록료를 납부하여야 하며, 이 기간을 경과한 경우에도 6개월 이내(추납기간)에 납부할 수 있습니다. 다만, 추납기간 내에 납부하는 경우에는 정해진 금액에 더하여 가산료를 납부하여야 합니다.
(10) 특허이의신청제도
특허출원이 특허결정되고 등록료를 납부하면 특허권 설정등록이 되고, 특허등록공보에 개재됩니다.
특허의 등록공고가 있는 때에는 누구든지 등록공고일로부터 3개월 이내에 그 특허가 잘못 등록된 것이며 등록이 취소되어야 한다는 취지의 특허이의신청서를 필요한 증거와 함께 제출할 수 있습니다.
특허이의신청의 이유 및 증거를 제출하지 않은 경우에는 특허이의신청에 대하여 어떠한 결정도 하지 않겠다는 취지의 각하결정을 하게 됩니다.
특허이의신청이 이유가 있다고 인정되면 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(취소결정)을 하게 되고, 특허이의신청이 이유가 없다고 인정되면 그 특허를 유지한다는 취지의 결정(유지결정)을 하게 됩니다.
특허이의신청에 대한 유지결정 및 각하결정에 대해서는 불복할 수 없고, 무효심판을 제기할 수 있을 뿐입니다. 반면에, 특허이의신청에 대한 취소결정에 대해서는 특허권자는 불복할 수 있습니다.