상표법은 “상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”(상표법 제119조 제1항 제3호)에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정합니다. 또한 “제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.”(상표법 제119조 제3항)라고 규정합니다.

불사용에 기초한 상표등록의 취소심판은 이해관계인이 청구할 수 있습니다.

이때 이해관계인은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미합니다(대법원 1995. 11. 28. 선고 95후897 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조).

불사용에 기초한 취소심판에 의하여 등록상표가 취소되기 위해서는, 등록상표에 대한 상표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않아야 합니다.

대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881 판결은 “상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상에 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말한다고 보아야 할 것이고, 상표권을 양도받았으나 아직 그 이전등록을 마치지 아니한 양수인은 상표권자라고 할 수 없고 그 경우에도 상표등록원부상 등록권리자로 남아있는 양도인이 여전히 상표권자라 할 것이다”라고 하였습니다.

대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결은 “전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이고, 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다고 할 것이다.”라고 하였습니다.

등록상표의 사용은 등록상표와 실질적으로 동일한 상표를 사용하는 것을 의미하고, 등록상표와 유사한 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 인정되지 않습니다. 이에 대해서는 이전에 발표된 글을 참조하시기 바랍니다.

상표권자 등이 등록상표를 사용하지 못한 것에 정당한 이유가 있는 경우에는 등록상표는 취소되지 않습니다.
이때, 정당한 이유라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함합니다(대법원 2001후188 판결 참조).

대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결은 “국세청장이 1987.10월 이후부터 본건등록상표의 지정상품인 외국산 주류를 수입할 수 있는 신규의 주류수입상면허발급을 금지하였다 하더라도 기존의 주류수입상을 통하여 그 외국산 주류를 수입할 수 있는 것이므로 국세청장이 외국산 주류수입상면허발급을 금지하였다는 사유만으로는 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치에 해당한다고 할 수 없은 것이어서 이를 상표불사용의 정당한 이유라고 볼 수 없는 것이다”라고 판결하였습니다.

상표권자 등이 등록상표를 정당하게 사용하지 않으면 등록상표의 불사용으로 인정되어 등록상표가 취소될 수 있습니다.

대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결은 “등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다”라고 하였습니다. 즉, 명목상의 사용은 정당한 사용이 아니라고 하였습니다.

대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결은 “등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다”고 하였습니다. 이 사건 등록상표와는 다른 별도의 표장에 의하여 소주를 신문 등을 통해 광고함에 있어서, 그 광고하는 부분의 여백에 이 사건 등록상표를 표시한 구체적 사안에 대하여, 이 판결은 이 사건 등록상표는 원고가 제조, 판매하는 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다고 판단하였습니다.

대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240 판결은 지정상품이 의약품인 경우 “의약품의 제조나 수입에 관하여는 보건사회부장관의 품목별 허가를 받도록 규정되어 있어 그 등록상표를 지정상품인 의약품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 위와 같은 품목별 허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니한 채 그 상표를 부착한 상품이 국내에서 거래되고 있다고 하더라도 이는 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수는 없는 것이다”라고 하였습니다.

대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결은 “이때의 사용이란 국내의 거래자와 일반 수요자가 상표의 존재를 인식할 수 있는 상태에 이르러야 하는 것이므로 결국 상표의 사용은 국내시장에서 사용하여야 하는 것을 말하는 것이며, 소론과 같이 본건등록상표를 부착한 상품을 국내시장이 아닌 치외법권 지역인 주한 일본대사관, 영사관에 공급하였다 하여 이를 들어 상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없는 것이다”라고 하였습니다.

대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결은 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다는 원심의 판단을 수긍하였습니다.

대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결은 “상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다”라고 하였습니다.

대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결은 “상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 89후1257 판결 참조). 한편 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는사해행위취소의 판결을 받은 경우 그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미치므로, 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서 그취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여 채무자의 책임재산으로 회복되는 것은 아니다(대법원 2007. 4. 12. 선고 2005다1407 판결 참조). 위와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정 취지 및 사해행위취소의 효력 등에 비추어 볼 때, 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소 판결의 확정전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.”라고 하였습니다.