서론: 명세서의 이중적 역할과 중요성
특허 제도는 발명 기술을 사회에 공개하는 대가로 독점권을 부여하는 사회적 계약이며, 그 중심에는 ‘명세서’가 있다. 명세서는 제3자가 기술을 이해하고 재현할 수 있도록 하는 ‘기술공개서’이자, 법적 보호 범위를 한정하는 ‘권리서’로서의 이중적 역할을 수행한다. 이 두 역할의 균형을 맞추는 것이 특허법 제42조에 규정된 특허 명세서 기재요건 의 본질이다. 기재요건 미비는 출원 단계의 거절이유가 될 뿐만 아니라, 등록 후에도 가장 빈번한 특허 무효 사유로 작용하므로, 강력하고 안정적인 특허권 확보를 위해 기재요건에 대한 깊이 있는 이해는 필수적이다.
제1부: 특허법 제42조의 법리적 토대
1. 명세서의 구성: 발명의 설명과 청구범위
명세서는 ‘발명의 설명’과 ‘청구범위’로 구성된다. ‘발명의 설명’은 발명의 명칭, 도면 설명, 상세한 설명 등을 통해 기술적 사상을 담는 부분으로, 기술공개서의 기능을 한다. 반면, ‘청구범위’는 보호받고자 하는 권리의 범위를 특정하는 부분으로, 권리서의 기능을 한다. 가장 중요한 원칙은 청구범위가 반드시 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다는 점(특허법 제42조 제4항 제1호)이다. 공개하지 않은 기술에 대해 권리를 주장하는 것은 특허 제도의 근본 취지에 어긋나기 때문이다.
2. 발명의 설명 기재요건: 실시가능요건 (§42(3))
특허법 제42조 제3항 제1호는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다”고 규정한다. 이는 ‘실시가능요건’으로, 기술 공개를 실질적으로 담보하기 위한 핵심 규정이다. 판단의 주체는 ‘통상의 기술자’이며, 기준 시점은 ‘출원 시’이다. 대법원은 ‘쉽게 실시할 수 있는 정도’를 “통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식 없이 명세서 기재만으로 발명을 정확히 이해하고 재현할 수 있는 정도”로 판시했다. 이는 최소한 실험실 수준에서 발명을 재현하고 효과를 확인할 수 있을 정도의 구체성을 요구하는 것이다. 예를 들어 의약 발명에서는 동물실험 데이터만으로 인체 효과를 합리적으로 예측할 수 있다면 임상시험 데이터가 없어도 실시가능요건을 충족할 수 있다.
3. 청구범위 기재요건: 뒷받침요건 및 명확성·간결성 요건 (§42(4),§42(6))
뒷받침요건 (§42(4)(1)): 청구항은 “발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것”을 요구한다. 이는 공개한 기술 범위를 넘어 과도한 권리를 획득하는 것을 방지하기 위함이다. 대법원은 실시가능요건과 뒷받침요건을 명확히 구별되는 독립적 요건으로 본다. 뒷받침요건은 청구된 권리 범위와 공개된 발명 내용 간의 ‘대응 관계’를 문제 삼으며, 판단 기준은 발명의 설명에 개시된 내용으로부터 청구범위까지 ‘확장 또는 일반화’할 수 있는지 여부이다.
명확성·간결성 요건 (§42(4)(2),§42(6)): 청구항은 “발명이 명확하고 간결하게” 기재되어야 한다. 이는 제3자가 특허의 보호범위를 명확히 예측하여 법적 안정성을 도모하기 위함이다. ‘~등’, ‘대략’과 같이 불명확한 표현이나, 구성 간의 결합관계가 불분명한 경우, 또는 발명의 설명이나 도면을 인용하는 방식의 기재는 명확성 요건에 위배될 수 있다.
제2부: 기술 분야별 기재요건의 특수성
기재요건의 구체적인 적용은 기술 분야의 예측 불가능성 수준에 따라 달라진다. 예측이 어려운 분야일수록 더 구체적인 데이터 기반의 설명이 요구된다.
바이오·의약 발명: 인체의 복잡성으로 인해 기재요건이 가장 엄격하게 적용된다. 특히 의약용도발명은 약리효과를 입증하는 구체적인 실험 데이터 기재가 사실상 필수적이다. 노바티스의 ‘엔트레스토’ 특허 무효 심판에서는 두 약물의 병용 효과를 입증할 데이터가 부족하여 기재불비가 인정되었다. 다만 대법원은 ‘서방형 제제’ 사건에서 동물실험 데이터로 인체 효과를 예측할 수 있다면 임상시험 데이터까지는 요구되지 않는다고 판시하여 출원인의 부담을 완화했다.
인공지능(AI)·소프트웨어 발명: 소프트웨어 발명은 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되어야 특허 대상이 된다. AI 발명의 경우, 특허청의 ‘심사실무가이드’는 단순히 AI 기술을 이용했다는 추상적 기재를 넘어, ① 학습 데이터의 특징, ② 데이터 전처리 방법, ③ 학습 모델의 구체적 구조, ④ 손실 함수 등을 상세히 기재하고, 입력 데이터와 출력 데이터 간의 기술적 상관관계를 설명할 것을 요구한다. 한편, 현행법상 AI는 발명자가 될 수 없다는 것이 주요국의 공통된 입장이지만, 향후 ‘강한 AI’의 등장을 대비한 법적 논의가 진행 중이다.
파라미터 발명: 물리·화학적 특성치로 물건을 한정하는 파라미터 발명은 권리범위가 모호해질 수 있어 엄격한 기재요건이 요구된다. 명세서에는 파라미터의 정의, 측정 방법, 측정 조건 등을 제3자가 재현 가능하도록 구체적으로 기재해야 하며, 해당 파라미터를 만족하는 물건의 제조방법도 상세히 설명해야 한다.
제3부: 국제 동향 및 실무적 대응 전략
1. 주요국 기재요건 비교
한국, 미국, 유럽, 일본의 기재요건은 큰 틀에서 유사하나 세부적으로 차이가 있어, 해외 출원 시 각국 제도를 고려한 전략이 필요하다.
미국: ‘Written Description(서면기재)’과 ‘Enablement(실시가능성)’를 명확히 구별하며, 발명자가 아는 최선의 실시형태를 기재할 ‘Best Mode’ 요건이 있다 (단, 무효사유에서는 제외).
유럽: 출원 후 명세서에 명시되지 않은 ‘신규사항 추가(added matter)’를 매우 엄격하게 금지하므로, 최초 명세서의 풍부한 기재가 중요하다.
일본: 한국과 유사하나, 출원인이 알고 있는 관련 ‘문헌공지발명’을 기재할 의무가 있다.
2. 출원 및 분쟁 대응 전략
출원 전략: 초기 명세서 작성 시, 향후 보정 가능성을 고려하여 예측 가능한 모든 실시예와 변형예를 풍부하게 기재하고, 도면을 적극적으로 활용하며, 다양한 효과를 구체적으로 서술하는 것이 유리하다. 또한, 연구 초기 단계에서는 가출원(임시 명세서) 제도를 활용하여 신속하게 선출원 지위를 확보할 수 있다.
분쟁 대응: 명세서 기재불비는 등록 특허의 효력을 소급하여 소멸시키는 치명적인 무효 사유이다. 실제 무효 심판에서 기재불비는 주요 쟁점이 되므로, 명세서 작성 단계부터 미래의 무효 공격을 예측하고 대비하는 방어적 자세가 필요하다. 거절이유 통지를 받으면 보정서와 의견서를 통해 심사관을 설득하고, 신규사항 추가 금지 원칙을 준수하며 대응해야 한다.
결론 및 제언
명세서 기재요건의 핵심은 ‘충분한 기술 공개’와 ‘명확한 권리 범위 설정’ 사이의 균형에 있다. AI와 같은 신기술 분야에서는 기술 특성을 고려한 유연한 해석이 필요하며, 특허청의 지속적인 심사기준 보완이 요구된다.
향후 특허 전략 수립 시, 주요국의 상이한 제도를 고려한 맞춤형 명세서 전략이 필요하며, 2025년 7월부터 시행될 개정 특허법이 ‘실시’의 정의에 ‘수출’을 포함시킨 점을 고려하여 청구항을 설계해야 한다. 결국, 정교한 법리 이해와 기술적 통찰, 전략적 사고를 바탕으로 법률 전문가와 긴밀히 협력하여 작성된 ‘잘 쓰인 명세서’만이 발명의 가치를 온전히 보호하는 강력한 권리를 탄생시킬 수 있다.