특허법은 특허권자에게 특허권을 부여하고 있습니다(특허법 제94조). 특허권은 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것입니다. 특허법은 특허발명의 실시에 대한 개념을 명확하게 하기 위하여, 발명을 크게 물건발명과 방법발명으로 나누면서, 물건발명의 실시는 그 물건의 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약 또는 이를 위한 전시를 하는 행위로 정의하고, 방법발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위로 정의하며, 물건을 생산하는 방법 발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 정의합니다(특허법 제2조). 물건발명은 청구되는 물건을 구체적으로 특정하여야 하는데, 일반적으로는 물건의 구조, 성질 등에 의하여 물건을 직접적으로 특정하여야 합니다. 그러나, 생명공학 분야, 화학 분야 등에서 어떤 물건발명은 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조 또는 성질 등에 의하여 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하기 때문에 직접적으로 특정할 수 없는 경우가 있습니다. 이에 대한 해결책으로서 제조방법에 의하여 물건을 간접적으로 특정하는 특허청구범위 기재방식이 인정되고 있습니다. 이러한 기재방식에 의하여 기재된 물건발명을 대법원은 '제조방법이 기재된 물건발명'으로 명명하였습니다(영어로는 product by process claim으로 명명됩니다). 이러한 기재방식의 물건발명은 기본적으로는 직접적 특정수단의 부재로 인한 어쩔 수 없는 선택을 위하여 인정되는 것이지만, 물건에 대하여 직접적인 특정수단이 있는 경우에도 특허청구범위 기재의 편의성을 위하여 허용되고 있습니다. 이러한 제조방법이 기재된 물건발명은 발명의 대상이 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 발명의 유형 중 물건발명에 해당한다는 것은 인정되지만, 특허성 및 특허침해 판단요건을 어떻게 적용하여야 하는지에 대하여 각 국가들 간에 차이가 있고 또한 특허요건에 대한 판단과 특허침해에 대한 판단이 일관적이지 않음에 따라 혼란이 있어 왔습니다. 즉, 제조방법에 대하여 신규성 및 진보성이 인정되는 조건에서 물건 자체에 대해서는 신규성 또는 진보성이 없는 경우 및 있는 경우에 대하여…
상표법은 상표란 상품을 생산, 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이라고 정의하고 있습니다. 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하는 상표의 기능을 상품출처표시기능이라고 부르며, 그러한 기능을 발휘하는 상표의 능력을 자타상품 식별력이라고 부르고, 간단하게 식별력이라고 부릅니다. 즉, 상표로 사용되기 위해서는 식별력이 있어야 합니다. 상표법은 또한 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색체를 결합한 것을 상표의 한 유형으로 규정하고 있습니다. 입체적 형상이 포함된 상표를 입체상표라고 부릅니다. 입체상표는 크게 상품 그 자체의 형상(또는 상품 포장의 형상) 및 상품과는 직접적으로 관련이 없는 입체형상으로 구분할 수 있을 것입니다. 상품 그 자체와는 직접적으로 관련이 없는 입체형상은 특별한 경우를 제외하고, 본질적으로 식별력을 가진다고 할 수 있을 것입니다. 대표적인 예가 KFC의 할아버지 형상이 이에 해당할 것입니다. 엄밀히 말하자면, 이것은 입체상표가 아니고 입체서비스표에 해당하지만 말입니다. 입체적 형상을 상품 또는 상품의 용기, 포장 등에 부착하여 판매하는 경우, 그러한 입체형상이 자타상품 식별을 위하여 사용되었고 또한 수요자도 그렇게 인식하였다면 그러한 입체형상은 입체상표에 해당할 것입니다. 반면에, 상품 그 자체의 형상 또는 상품 용기 또는 포장의 형상은 일반적으로는 상품의 출처를 표시하기 위한 것으로는 인식되지 않으며, 단지 상품의 기능을 구현하는데 필요한 요소이거나 상품에 장식적 미를 제공하는 상품 디자인에 해당하는 것으로 인식되는 것이 일반적입니다. 따라서, 상품 그 자체의 형상은 본질적으로는 자타상품 식별력을 가지지 않는다고 할 수 있습니다. 미국 대법원은 Walmart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 사건에서 상품 자체의 디자인, 형상은 본질적으로 식별력이 없다라고 결론지었다고 합니다. 좀 더 구체적으로, 법원은 소비자는 대부분의 경우에, 상품 디자인의 특징은 색채와 마찬가지로 출처를 표시하기 위한 것이 아니고 상품 자체를 더욱 유용하게 또는 더욱 매력적으로 보이게 하기 위하여…
특허출원된 발명이 특허등록을 받기 위해서는, 특허출원 전에 그 발명이 공지되지 않아야 합니다. 즉, 신규성이 있는 발명에 해당하여야 합니다. 따라서, 특허출원 전에 공지된 발명은 원칙적으로 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없습니다. 그러나, 이러한 원칙을 예외없이 고수한다면, 교수 및 연구원은 자신의 발명을 학술지, 학회 등에서 발표하는 것을 꺼리게 되고, 기업은 개발중인 제품을 박람회 및 전시회 등에 출품하는 것을 꺼리거나 긴급한 신제품 출시를 늦추어야 하는 등, 경우에 따라서는 산업발전을 저해하는 일이 발생할 수 있습니다. 따라서, 세계 각국은 일정한 경우에 신규성이 상실되었더라도 특허출원을 하는 경우에는 그 특허출원발명에 대해서는 신규성이 상실되지 않은 것으로 간주하는, 소위 신규성 상실 예외 제도를 마련하고 있습니다. 우리나라 특허법은 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다. 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 ② 제1항제1호의 적용을 받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. ③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은…
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차에 의하여 그 특허를 무효로 할 수 있도록 하고 있다. 따라서, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재하더라도 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다. 그런데, 특허침해소송에서 침해자(피고)의 제품이 기술적 측면에서 특허권을 침해하고 있음은 명확하지만 또한 특허발명이 진보성이 없어 무효가 될 것이 명백한 경우, 피고에게 진보성 흠결에 대한 특허무효의 항변이 인정되는지 여부가 논란의 대상이 되어 왔다. 만약 피고에게 그러한 항변이 인정되지 않는다면 피고는 특허침해소송과는 별도로 특허권에 대한 무효심판을 청구하여 특허권을 무효시켜야 하는데, 이것은 소송경제의 측면에서 바람직하지 않다. 특허침해소송을 담당하는 법원이 진보성 흠결에 대한 특허무효 여부를 판단할 수 없다면 무효심판에 의한 결과가 나오기까지 특허침해소송의 절차가 중단되는 것이 결과의 적정성 측면에서 요구되지만 소송의 지연은 피할 수 없게 된다. 반면에, 특허침해소송을 담당하는 법원이 무효심판의 결과를 기다리지 않고 절차를 진행한다면 소송의 지연은 피할 수 있으나 판결의 적정성을 보장받을 수는 없게 된다. 또한 특허침해소송의 피고(침해자)는 특허침해에 대한 책임으로부터 벗어나려면 반드시 무효심판을 청구하여야 한다. 이것은 특허침해소송에서 특허무효의 항변을 인정하는 경우와 비교할 때 피고에게 과도한 부담을 요구하는 것일 수 있다. 이러한 논란에 대하여 종지부를 찍는 판결이 대법원에 의하여 내려졌다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결(전원합의체 판결)이 그것이다. 대법원 2010다95390 판결은 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 것인데 특허청 심사관의 착오로 특허등록되었다는 이유만으로 별다른 제한없이 그 기술을 특허권자가 독점한다면 공공의 이익을 부당하게 훼손하고, 특허법의 입법목적에도 반하는 것이라고 판시하였다. 즉, 그러한 특허권의 행사는 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다고 설시하였다. 이 판결은 계속하여,…
<갑순이>는 어떤 제품에 대한 아이디어를 구상하였습니다. 그런데 <갑순이>는 전문적인 제품개발 능력이 부족해서 <갑돌이>에게 구체적인 제품의 개발을 의뢰하였고 그에 따라 제품이 완성되었습니다. 이러한 경우에, 발명자는 누구이고 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 귀속될까요? 특허법은 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있습니다. 즉, 발명자는 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 타인에게 이 권리를 전부 또는 일부 양도할 수 있습니다. 또한 발명을 2인 이상이 공동으로 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자들이 공유합니다. 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부는 그 발명에 대한 기여가 그 발명의 탄생에 실질적으로 영향을 미쳤는지에 따라 판단됩니다. 따라서 연구개발 과업을 지시한 자, 단순히 노동력만을 제공한 단순 보조자, 후원자 등은 발명의 착상과 이의 구체화 과정에 어떠한 실질적인 기여도 하지 못하여 단순 협력자로 인정되므로 공동발명자로 인정되지 않습니다. 물론 논란이 있는 경우에 단순 협력자인지 실질적 협력자인지는 구체적 사안에 따라 최종적으로는 법원이 판단하게 될 것입니다. 예를 들어, <갑순이>는 훌라후프의 안쪽 부분 전체(신체와 맞닿는 부분)에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프가 지압, 안마 효과를 가지고 높은 운동량을 보일 것이라는 착상을 하였습니다. 그런데, <갑순이>는 플라스틱 제품의 설계 및 제조에는 전문적인 지식과 설비가 없기 때문에 전문설계 및 제조업자인 <갑돌이>에게 제품생산을 의뢰하여 제품을 완성하였습니다. 이 때 이 제품에 대한 발명자는 누구일까요? 누가 발명자인가에 대한 판단은 발명이 무엇인가에 따라 달라질 수 있습니다. 위의 예에서 발명이 신체와 맞닿게 될 안쪽 부분 전체에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프라고 한다면 이것의 발명자는 <갑순이>가 될 것입니다. 물론 <갑돌이>는 <갑순이>의 발명사상을 구체적인 물건으로 구현시켰으나 <갑돌이>의 행위는 발명의 창작에 있어서 실질적인 협력으로 볼 수 없습니다. 왜냐하면 플라스틱 제품, 특히 훌라후프의 설계 및 생산을 주요…
