선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말합니다. 이러한 선택발명에 대한 진보성 판단기준은 종전에는 구성의 곤란성은 생략한 채 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖거나 양적으로 현저한 차이가 있을 때에만 진보성을 인정하는 것이었습니다. 그러나, 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결은 선택발명의 진보성 판단기준을 일반적인 진보성 판단기준과 다르게 적용할 이유가 없다고 판시하였습니다. 구체적으로, 위 판결은 특허발명의 진보성 판단기준에 대하여 다음과 같이 설시하였습니다. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). (출처 : 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 [등록무효(특)] > 종합법률정보 판례) 한편, 여러 선행발명을 결합하여 특허발명의 진보성을 부정하기 위해서는 다음과 같은 기준이 적용됩니다. 여러 선행기술문헌을 인용하여…

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장입니다. 따라서 상표는 사용하지 않는다면 의미가 없습니다. 이에, 상표등록은 사용하고 있는 상표에 대하여 인정하는 것이 원칙에 부합합니다. 이를 사용주의라고 부릅니다. 그러나 사용주의는 상표등록절차가 까다롭고 복잡하다는 단점을 가집니다. 그래서 우리나라를 포함한 많은 국가에서는 상표의 사용과는 무관하게 상표등록을 인정하는 등록주의를 채택하고 있습니다. 등록주의는 사용주의와 반대로 사용하지 않는 상표가 등록됨으로 인하여 타인의 상표 선택의 기회를 박탈한다는 단점을 가집니다. 등록주의의 이러한 폐해을 방지하기 위하여, 우리나라 상표법은 "상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우"(상표법 제119조 제1항 제3호)에는 상표등록의 취소심판 청구에 의하여 등록상표를 취소할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서, 상표등록을 받은 자, 즉 상표권자는 자신의 등록상표에 대한 등록을 유지하기 위해서는 등록상표를 사용하여야 하는 의무를 지게 됩니다. 상표등록의 취소를 면하기 위한 등록상표의 사용은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않습니다. 이때, 동일한 상표는 등록상표 그 자체 뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함합니다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결). 그러나, '거래사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표'와 '유사상표' 간의 구별이 쉽지 않습니다. 특히 등록상표가 영문자와 그것의 한글음역이 병기된 구성을 가질 때, 영문자만으로 된 상표 또는 한글음역만으로 된 상표를 사용하는 경우, 그것이 등록상표의 사용으로 인정될 수 있는지 여부에 대하여 혼란이 있었습니다. 이에, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결은 'CONTINENTAL'과 '콘티넨탈'이 병기된 구성을 가지는 등록상표에 대하여 'CONTINENTAL'만을 상표로 사용한 것에 대하여 불사용을 이유로 하는 등록상표의 취소 사건에 있어서, "위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와…

대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2857 판결은 특허법은 "동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는 바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다(대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결 참조)"라고 설시하였고, 또한 "구 특허법 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다(대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 참조)"라고 설시하였습니다. 상기 대법원 판결은 암로디핀의 베실레이트염(청구항 제1항)을 청구하는 이 사건 특허발명은 청구항 제1항에 기재된 선출원발명(특허범호 제90479호)과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 특허는 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로 판결하였습니다. 여기에서 선출원발명의 청구항 제1항은 "암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법"입니다. 상기 대법원 판결은 구체적 판단에서 "이 사건 선출원 제1항 발명에서 원료물질을 반응시키기 위하여 용매에 관한 반응 조건을 부가하면서 구체적인 용매를 적시하지 않고 막연히 '불활성 용매'를 사용한다고만 기재한 데에…

권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이다(2012후4162 판결 참조). 따라서, 권리범위확인심판은 특허발명과 확인대상발명을 서로 비교하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것을 기본으로 한다. 그런데, 권리범위확인심판에서 특허발명을 공지기술과 비교하여 진보성이 없다는 것이 명확할 때에 특허발명의 권리범위를 부정할 수 있는지 여부가 논란의 대상이 되어왔으나, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것은 허용되지 않는다고 하였다. 반면에 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결은 특허권침해금지 청구소송에서 특허발명이 진보성이 부정되어 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 하였다. 한편, 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결은 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어진 경우, 확인대상발명은 특허발명에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판결하였다. 구체적으로, "어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위하여는 먼저 특허발명의 특허청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하는 것이기는 하나, 이를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 하는 것이므로, 특허발명과 이에 대비되는 (가)호 발명이 동일유사한 발명인지 여부를 판단함에 있어서 판단의 대상이 되는 것은 양 발명 중 공지 부분이 포함된 부분을 제외한 나머지 부분에 한한다 할 것이고(대법원 199. 2. 25. 선고 91후1649 판결, 1996. 11. 26. 선고 95후1777 판결 등 참조), 따라서 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일유사여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다"라고 판시하였다. 이 판결 이후에 대법원은 "어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는…

특허법은 특허권자에게 특허권을 부여하고 있습니다(특허법 제94조). 특허권은 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것입니다. 특허법은 특허발명의 실시에 대한 개념을 명확하게 하기 위하여, 발명을 크게 물건발명과 방법발명으로 나누면서, 물건발명의 실시는 그 물건의 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약 또는 이를 위한 전시를 하는 행위로 정의하고, 방법발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위로 정의하며, 물건을 생산하는 방법 발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 정의합니다(특허법 제2조). 물건발명은 청구되는 물건을 구체적으로 특정하여야 하는데, 일반적으로는 물건의 구조, 성질 등에 의하여 물건을 직접적으로 특정하여야 합니다. 그러나, 생명공학 분야, 화학 분야 등에서 어떤 물건발명은 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조 또는 성질 등에 의하여 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하기 때문에 직접적으로 특정할 수 없는 경우가 있습니다. 이에 대한 해결책으로서 제조방법에 의하여 물건을 간접적으로 특정하는 특허청구범위 기재방식이 인정되고 있습니다. 이러한 기재방식에 의하여 기재된 물건발명을 대법원은 '제조방법이 기재된 물건발명'으로 명명하였습니다(영어로는 product by process claim으로 명명됩니다). 이러한 기재방식의 물건발명은 기본적으로는 직접적 특정수단의 부재로 인한 어쩔 수 없는 선택을 위하여 인정되는 것이지만, 물건에 대하여 직접적인 특정수단이 있는 경우에도 특허청구범위 기재의 편의성을 위하여 허용되고 있습니다. 이러한 제조방법이 기재된 물건발명은 발명의 대상이 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 발명의 유형 중 물건발명에 해당한다는 것은 인정되지만, 특허성 및 특허침해 판단요건을 어떻게 적용하여야 하는지에 대하여 각 국가들 간에 차이가 있고 또한 특허요건에 대한 판단과 특허침해에 대한 판단이 일관적이지 않음에 따라 혼란이 있어 왔습니다. 즉, 제조방법에 대하여 신규성 및 진보성이 인정되는 조건에서 물건 자체에 대해서는 신규성 또는 진보성이 없는 경우 및 있는 경우에 대하여…

상표법은 상표란 상품을 생산, 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이라고 정의하고 있습니다. 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하는 상표의 기능을 상품출처표시기능이라고 부르며, 그러한 기능을 발휘하는 상표의 능력을 자타상품 식별력이라고 부르고, 간단하게 식별력이라고 부릅니다. 즉, 상표로 사용되기 위해서는 식별력이 있어야 합니다. 상표법은 또한 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색체를 결합한 것을 상표의 한 유형으로 규정하고 있습니다. 입체적 형상이 포함된 상표를 입체상표라고 부릅니다. 입체상표는 크게 상품 그 자체의 형상(또는 상품 포장의 형상) 및 상품과는 직접적으로 관련이 없는 입체형상으로 구분할 수 있을 것입니다. 상품 그 자체와는 직접적으로 관련이 없는 입체형상은 특별한 경우를 제외하고, 본질적으로 식별력을 가진다고 할 수 있을 것입니다. 대표적인 예가 KFC의 할아버지 형상이 이에 해당할 것입니다. 엄밀히 말하자면, 이것은 입체상표가 아니고 입체서비스표에 해당하지만 말입니다. 입체적 형상을 상품 또는 상품의 용기, 포장 등에 부착하여 판매하는 경우, 그러한 입체형상이 자타상품 식별을 위하여 사용되었고 또한 수요자도 그렇게 인식하였다면 그러한 입체형상은 입체상표에 해당할 것입니다. 반면에, 상품 그 자체의 형상 또는 상품 용기 또는 포장의 형상은 일반적으로는 상품의 출처를 표시하기 위한 것으로는 인식되지 않으며, 단지 상품의 기능을 구현하는데 필요한 요소이거나 상품에 장식적 미를 제공하는 상품 디자인에 해당하는 것으로 인식되는 것이 일반적입니다. 따라서, 상품 그 자체의 형상은 본질적으로는 자타상품 식별력을 가지지 않는다고 할 수 있습니다. 미국 대법원은 Walmart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 사건에서 상품 자체의 디자인, 형상은 본질적으로 식별력이 없다라고 결론지었다고 합니다. 좀 더 구체적으로, 법원은 소비자는 대부분의 경우에, 상품 디자인의 특징은 색채와 마찬가지로 출처를 표시하기 위한 것이 아니고 상품 자체를 더욱 유용하게 또는 더욱 매력적으로 보이게 하기 위하여…

특허출원된 발명이 특허등록을 받기 위해서는, 특허출원 전에 그 발명이 공지되지 않아야 합니다. 즉, 신규성이 있는 발명에 해당하여야 합니다. 따라서, 특허출원 전에 공지된 발명은 원칙적으로 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없습니다. 그러나, 이러한 원칙을 예외없이 고수한다면, 교수 및 연구원은 자신의 발명을 학술지, 학회 등에서 발표하는 것을 꺼리게 되고, 기업은 개발중인 제품을 박람회 및 전시회 등에 출품하는 것을 꺼리거나 긴급한 신제품 출시를 늦추어야 하는 등, 경우에 따라서는 산업발전을 저해하는 일이 발생할 수 있습니다. 따라서, 세계 각국은 일정한 경우에 신규성이 상실되었더라도 특허출원을 하는 경우에는 그 특허출원발명에 대해서는 신규성이 상실되지 않은 것으로 간주하는, 소위 신규성 상실 예외 제도를 마련하고 있습니다. 우리나라 특허법은 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다. 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 ② 제1항제1호의 적용을 받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. ③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은…

<갑순이>는 어떤 제품에 대한 아이디어를 구상하였습니다. 그런데 <갑순이>는 전문적인 제품개발 능력이 부족해서 <갑돌이>에게 구체적인 제품의 개발을 의뢰하였고 그에 따라 제품이 완성되었습니다. 이러한 경우에, 발명자는 누구이고 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 귀속될까요? 특허법은 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있습니다. 즉, 발명자는 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 타인에게 이 권리를 전부 또는 일부 양도할 수 있습니다. 또한 발명을 2인 이상이 공동으로 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자들이 공유합니다. 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부는 그 발명에 대한 기여가 그 발명의 탄생에 실질적으로 영향을 미쳤는지에 따라 판단됩니다. 따라서 연구개발 과업을 지시한 자, 단순히 노동력만을 제공한 단순 보조자, 후원자 등은 발명의 착상과 이의 구체화 과정에 어떠한 실질적인 기여도 하지 못하여 단순 협력자로 인정되므로 공동발명자로 인정되지 않습니다. 물론 논란이 있는 경우에 단순 협력자인지 실질적 협력자인지는 구체적 사안에 따라 최종적으로는 법원이 판단하게 될 것입니다. 예를 들어, <갑순이>는 훌라후프의 안쪽 부분 전체(신체와 맞닿는 부분)에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프가 지압, 안마 효과를 가지고 높은 운동량을 보일 것이라는 착상을 하였습니다. 그런데, <갑순이>는 플라스틱 제품의 설계 및 제조에는 전문적인 지식과 설비가 없기 때문에 전문설계 및 제조업자인 <갑돌이>에게 제품생산을 의뢰하여 제품을 완성하였습니다. 이 때 이 제품에 대한 발명자는 누구일까요? 누가 발명자인가에 대한 판단은 발명이 무엇인가에 따라 달라질 수 있습니다. 위의 예에서 발명이 신체와 맞닿게 될 안쪽 부분 전체에 여러 개의 돌기가 형성된 훌라후프라고 한다면 이것의 발명자는 <갑순이>가 될 것입니다. 물론 <갑돌이>는 <갑순이>의 발명사상을 구체적인 물건으로 구현시켰으나 <갑돌이>의 행위는 발명의 창작에 있어서 실질적인 협력으로 볼 수 없습니다. 왜냐하면 플라스틱 제품, 특히 훌라후프의 설계 및 생산을 주요…