통상적으로 해외출원은 국내출원을 한 후 그 국내출원을 기초로 한 우선권주장을 포함합니다. 따라서, 국내출원을 한 후 특허 및 실용신안의 경우에는 1년 이내에 그리고 디자인 및 상표의 경우에는 6개월 이내에 해외출원을 하여야 우선권의 이익을 누릴 수 있습니다.

이러한 우선권제도는 국가간의 언어, 절차 등의 차이와 먼 거리로 인한 절차진행의 불편함에 따른 외국인의 불이익을 해소하고 외국인의 산업재산권 출원을 활성화하고자 채용된 제도로서, 제1국(본국)에 먼저 출원한 출원인이 동일한 내용의 출원을 제2국에 제출하는 경우에 제2국에서 출원의 등록요건에 관한 판단시점을 제1국 출원일로 소급하는 이익을 부여하는 것입니다. 이러한 우선권제도로 인하여 제1국 출원일과 제2국 출원일 사이에 행한 타인의 행위로 인하여 그 출원인이 제2국의 그 출원에 대하여 불이익을 받지 않게 됩니다. 여기에서 타인의 행위는 동일한 발명 또는 기술내용을 그 타인이 공개하는 것, 그 타인이 동일한 내용의 출원을 제2국에서 행하는 것 등일 수 있습니다.

 

국내출원을 기초로 우선권주장을 하여 외국에 직접 출원을 진행하는 경우에는, 각 국가간의 언어차이로 인하여 한국쪽에서는 한글->영어, 일어 등으로 번역한 번역문을 작성하여 원하는 외국으로 송부할 필요가 있고 그 외국에서는 경우에 따라서 영어, 일어 등 -> 자국어로 번역할 필요가 있습니다. 이러한 번역 및 절차처리에 필요한 시간을 고려하면 국내출원후에 외국에 출원을 해야 할 것인지에 대한 판단에 필요한 기간적 여유가 많지 않습니다. 그러나 외국에의 출원은 국내출원에 비하여 꽤 높은 비용을 요구하므로 외국에 출원할 것인지에 대한 판단은 신중히 하지 않을 수 없습니다. 이러한 상황에서 특허 또는 실용신안의 경우에 PCT에 의한 국제출원을 활용하는 것이 도움이 될 것입니다.

PCT 국제출원은 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)에 가입한 나라들 간에 인정되는 출원으로서 출원인의 절차적 편의와 각 국 특허청의 심사경감을 위하여 도입된 제도입니다. 즉, PCT 국제출원을 한 후 소정의 기간 내에 원하는 국가에서 특허출원 또는 실용신안등록출원의 절차를 밣게 되면 그 국가에 대한 출원은 국제출원일에 제출된 것으로 소급하여 인정합니다.

따라서, 출원인의 입장에서는 일단 PCT 국제출원을 하게 되면 이후의 원하는 나라에서의 출원일을 확보하게 된다는 절차적 이점을 누리게 됩니다. 또한 위에서 언급한 바와 같이, 출원인은 자신의 본국에 한 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 그 선출원을 기초로 우선권주장을 하여 PCT 국제출원을 하는 경우에는 그 선출원의 출원일로부터 30개월 (또는 31개월) 이내에 원하는 국가에서 출원절차를 밣으면 그 국제출원일에 그 국가에 출원한 것으로 인정되므로 개별국에 직접 출원하는 경우에 비하여 번역문의 준비 및 절차의 진행에 필요한 시간을 더 벌 수 있을 뿐만 아니라 그 국가에 출원이 필요한지 여부에 관한 판단을 위한 시간도 벌 수 있게 됩니다. 현재 한국은 PCT 체약국일 뿐만 아니라 한국어로 PCT 국제출원을 수행할 수 있고 또한 더 나아가 한국어로 국제출원공개가 가능하므로, 한국인이 한국 특허청에 PCT 국제출원을 제출하는 경우에는 PCT 국제출원의 국제단계에서 영어 등의 번역문을 제출할 필요가 없으므로 더욱 편리합니다. 한국인이 한국 특허청에 PCT 국제출원을 제출하는 경우에는 한국어로 국제출원공개가 가능하므로 PCT 국제출원의 국제단계에서 영어 등의 번역문을 제출할 필요가 없으므로 더욱 편리합니다.

위 절차흐름도에서 보는 바와 같이, PCT 국제출원은 기간별로 국제단계(International Phase)와 국내단계(National Phase)로 구분할 수 있습니다. 국제단계는 출원인이 수리관청(예: 한국 특허청)에 PCT 국제출원을 제출하면서 시작하고 이후 국제조사기관에 의한 국제조사 및 국제예비심사기관에 의한 국제예비심사 그리고 국제사무국에 의한 국제공개 등의 사무를 포함하며, 국내단계가 시작되면서 종료합니다. 국제단계에서의 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서는 출원인이 출원하고자 하는 국가의 특허청인 지정관청에 전달됩니다만, 지정관청은 이 보고서들에 구속되지 않고 독자적인 심사를 할 권한을 가집니다. 그러나 이러한 보고서들은 각 국 특허청의 심사업무를 상당히 경감시켜 주므로 특히 후진국의 특허청에게는 PCT 국제출원이 매우 유용한 수단이 됩니다.

 

한편, 상표에 대해서는 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록 제도가 있습니다. 이 제도를 이용하기 위해서는 한국에 상표등록출원 또는 상표등록이 있어야 합니다. 그러한 상표등록출원 또는 상표등록을 기초출원 또는 기초등록으로 하여 국제상표등록출원을 한국 특허청에 제출할 수 있습니다. 그러면 국제사무국에 의하여 그 상표는 원하는 지정국들에 대하여 국제상표등록됩니다. 이러한 국제상표등록출원 사실은 지정국 관청에 전달되고 지정국 관청들이 소정 기간 내에 그 국제상표등록에 대하여 이의를 제기하지 않으면 그 지정국에서 그 국제상표등록은 효력을 갖게 됩니다. 반면에 어떤 지정국 관청이 그 국가에서는 그 상표가 등록되어서는 안된다고 판단한 경우에는 소정 기간 내에 그 지정국 관청은 거절예고통지를 하게 되며, 이 경우에는 그 상표등록출원에 관한 절차는 그 지정국에서 별도로 진행됩니다. 따라서 출원인은 그 지정국에서 대리인을 선임하여 거절예고통지에 대한 답변 등의 절차를 진행하여야 합니다.

마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도를 이용하게 되면 세계 여러 국가에 대한 상표관리(출원, 등록, 갱신 등)가 통일적으로 이루어질 수 있어 출원인에게 편리하고 또한 비용이 절감되는 효과도 있습니다. 따라서 여러 국가에서 동일한 상표의 상품을 판매하는 기업이라면 이 제도를 활용하신다면 도움이 될 것입니다.

한편 이 제도에서 염두에 두어야 할 것은 한국의 기초출원 또는 기초등록이 국제등록일로부터 5년 이내에 거절되거나 등록무효가 된다면 그 국제등록은 소멸하게 된다는 것입니다. 즉, 각 지정국에서의 상표등록 효과가 없어지므로 그 상표권자는 각 지정국에 대하여 별도의 상표등록출원 절차를 밣을 것인지를 다시 판단하여야 합니다.